本发明的权利要求1如下：

1. 一种用于合计顾客从在显示场所中公开展示的样品商品中表现出购买的意图的商品的商品信息并且用于准备商品的商品零售管理系统，包括：

显示在每个样品商品上的无线标签，能够通过无线电波从其中读出或者写入包括那个商品的识别代码的商品信息；

由已经进入显示场所的顾客持有的能够读出在无线标签上的商品信息的便携式终端，它存储已经被读出的商品信息并且将商品信息分程传递出去；和

用于接收来自便携式终端的分程传递并且用于准备顾客已经表现出购买意图的商品的信息处理设备。

这个权利要求1看起来比较难懂，其实技术很简单的：在商店里，每个商品上都有一个标签，每个顾客进入商店的时候会领取一个用来读取标签的终端，顾客拿着这个终端，看到喜欢的商品就扫描一下，然后把这个商品的信息发送到服务器上，这样服务器就能够记录下顾客想买什么商品了。

审查员找了一篇对比文件，该对比文件公开的技术是在图书馆里的每本书中设置一个无线标签，读者在进入图书馆之后拿一个终端，如果想看某图书就拿终端扫描一下，这些信息都会发送给服务器。审查员的意见具体如下：

对比文件1公开了一种图书馆内使用的系统，与权利要求1比较接近，作为*接近的现有技术。

权利要求1请求保护一种用于合计顾客从在显示场所中公开展示的样品商品中表现出购买的意图的商品的商品信息并且用于准备商品的商品零售管理系统，对比文件1公开了一个用在图书管理的射频识别系统，其中（见对比文件1说明书第22页到第28页第14行及附图13）披露了以下技术特征：显示在图书上的无线标签，能够通过无线电波从其中读出或者写入包括图书的识别信息；能够进入图书馆的人持有的能够读出在无线标签上的信息的便携式RFID装置，它存储已经被读出的信息并且将信息实时传送出去；用于接收实时传送出来的信息，并根据这些信息作相关处理的另一处理器（相当于权利要求1中的信息处理设备）；便携式RFID装置被用来把特定物品的数据输入到某装置中（相当于权利要求1中的输入装置）。

权利要求1与对比文件1相比，区别在于：权利要求1是商品信息和针对商品信息的处理相关过程，对比文件1公开的是图书信息和针对图书信息的处理相关过程。该区别技术特征重新要解决的技术问题是：如何将在图书馆中处理方式移植到商品销售中。

由于权利要求1与对比文件1的技术本质相同，在什么领域中应用本领域技术人员可以灵活选择，即本领域技术人员可以想到将图书馆中应用的技术移植到商品销售中，这是本领域技术人员的惯用技术手段，所以，权利要求1相对于对比文件1是显而易见的，不具突出的实质性特点，不具有创造性。

审查员在上述评述中就使用了三步法。

答复该审查意见通知书时也有两种答复思路，一种答复思路是争辩，另一种答复思路是修改。如果审查员的意见是正确的，那么就考虑对权利要求进行修改，增加在对比文件中没有的技术特征；如果审查员的意见是错误的，那么就进行争辩，论述权利要求具有创造性的理由。

我认为审查员的意见是正确的。因为专利从本质上是要保护技术上的创新，如果一个技术是现有技术，仅仅是将该技术从一个领域移植到另一个领域，那么在技术上是没有对现有技术做出改变的，这种技术移植并没有对技术的改进做出任何贡献，确实不具有创造性。换个角度，如果在向另一个领域移植的过程中为了更好的适配该领域对该现有的技术进行了改进，这种技术的移植是有可能带来创造性的。技术的移植是否具有创造性关键在于技术的移植过程中是否对技术进行调整或改动。回到本案，权利要求中记载的技术与对比文件中公开的技术除了应用的领域不同以外，技术本身几乎一模一样，因此，确实没有创造性。在这种情况下就需要对权利要求进行修改，在权利要求中添加对比文件中没有的技术特征。

与新颖性相同，修改的方式有两种，一种是从说明书中添加某个技术特征到权利要求1中，另一种是从其他权利要求中添加某个技术特征到权利要求1中。无论是采用哪种修改方式，都需要首先陈述修改不超范围的理由。

下面我提供了一个答复模板供大家参考。

申请人将从属权利要求x中的技术特征xx添加到该权利要求中（或者将说明书第xx页第xx段中记载的技术特征xx添加到该权利要求中），该修改可以由原申请文件直接地、毫无疑义地确定，没有超出原申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。

申请人认为修改后的权利要求相对于对比文件具有创造性，理由如下：

该权利要求与对比文件1至少存在如下区别技术特征：

（1）对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容：“”，由此可见，“ 在这一段对引用的对比文件1进行解释”。

权利要求中记载了：“”，由此可见，该技术特征与对比文件1中公开了的内容并不相同，该技术特征并没有被对比文件1公开。

（2）对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容：“”，由此可见，“ 在这一段对引用的对比文件1进行解释”。

权利要求中记载了：“”，由此可见，该技术特征与对比文件1中公开了的内容并不相同，该技术特征并没有被对比文件1公开。

综上可知，该权利要求中记载的“”“”均没有被对比文件1公开。

（如果审查员在审查意见通知书中使用了两篇对比文件来评价权利要求的创造性，则需要增加如下论述：）

上述区别技术特征也没有被对比文件2公开，理由如下：

（1）对比文件2第xx页第xx段公开了如下内容：“”，由此可见，“ 在这一段对引用的对比文件2进行解释”。

权利要求中记载了：“”，由此可见，该技术特征与对比文件2中公开了的内容并不相同，该技术特征并没有被对比文件2公开。

（2）对比文件2第xx页第xx段公开了如下内容：“”，由此可见，“ 在这一段对引用的对比文件2进行解释”。

权利要求中记载了：“”，由此可见，该技术特征与对比文件2中公开了的内容并不相同，该技术特征并没有被对比文件2公开。

综上可知，该权利要求中记载的“”“”均没有被对比文件2公开。并且，该权利要求所要解决的问题是：“”，这些技术特征起到的作用是“”，对比文件2所要解决的问题是：“”，对比文件2的上述技术特征是起不到权利要求中记载的这些技术特征的作用的，因此，上述技术特征在解决问题时所起到的作用与对比文件2也不相同。

申请人认为上述区别技术特征也不是本领域技术人员的惯用技术手段。

因此，由于该权利要求与对比文件具有如上区别技术特征，并且，该区别技术特征也不是本领域技术人员的惯用技术手段，本领域技术人员从对比文件中无法得出采用该技术手段来解决本发明所要解决的技术问题的任何技术启示，即该权利要求相对于对比文件的结合是非显而易见的，具有突出的实质性特点；另外，通过该权利要求取得了“ ”的技术效果，该技术效果上述对比文件也无法取得，即该权利要求相对于对比文件的结合具有显著的进步；因此，该权利要求相对于对比文件的结合具有突出的实质性特点和显著的进步，具有创造性。

在采用修改的方式进行审查意见通知书答复的过程中，如果仔细观察审查意见通知书，会发现审查员已经暗示了修改方式，例如：

1. 一种xxx,其特征在于包括：A。

2. 根据权利要求1所述的xxx，其特征在于，还包括：B。

3. 根据权利要求1所述的xxx，其特征在于，还包括：C。

在审查意见通知书中，审查员指出权利要求1没有新颖性，权利要求2没有创造性。但是对于权利要求3审查员什么都没说。这就意味着，审查员认为权利要求3的C特征是有新颖性和创造性的，此时，将权利要求3的C添加到权利要求1中即可。

答复模板参考如下：

申请人将从属权利要求x的附加技术特征添加到该权利要求中，审查员在此次审查意见通知书中，并没有对从属权利要求x的新颖性和创造性进行评价，即审查员也认为该从属权利要求的附加技术特征相对于对比文件具有新颖性和创造性，在将该附加技术特征添加到该权利要求之后，修改后的权利要求相对于对比文件必然具有新颖性和创造性。

这种情况下，只要这样简单的陈述就可以了，不需要按照三步法再进行特征比对了。

如果不打算修改权利要求，采用争辩的方式来答复审查意见通知书，那么应该如何处理？

审查员使用三步法来评价一个权利要求的创造性，审查员的思路是这样的：

（1）确定了现有技术之后，找到权利要求与现有技术的区别技术特征。

（2）确定该区别技术特征所实际要解决的问题和在解决重新定义的技术问题中所起到的作用。

（3）在另一个对比文件中找到起到相同作用的技术特征，或者，简单粗暴的认为该技术特征是惯用技术手段。

我们所要做的就是发现审查员在这三步中所存在的错误，只要任何一个步骤有错就可以作为我们争辩创造性的争辩点。

例如，审查员认为权利要求中的某个特征对比文件公开了，其实从技术上看审查员是错误的，此时审查员找区别技术特征这一步出了错误，我们就可以争辩权利要求和对比文件相比还存在其他的区别技术特征，我提供了一个争辩模板供参考：

申请人认为该权利要求相对于对比文件具有创造性，理由如下：

该权利要求与对比文件1至少存在如下区别技术特征：

（1）对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容：“”，由此可见，“ 在这一段对引用的对比文件1进行解释”。

权利要求中记载了：“”，由此可见，该技术特征与对比文件1中公开了的内容并不相同，该技术特征并没有被对比文件1公开。

（2）对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容：“”，由此可见，“ 在这一段对引用的对比文件1进行解释”。

权利要求中记载了：“”，由此可见，该技术特征与对比文件1中公开了的内容并不相同，该技术特征并没有被对比文件1公开。

综上可知，该权利要求中记载的“”“”均没有被对比文件1公开。并且，该权利要求所要解决的问题是：“”，这些技术特征起到的作用是“”，对比文件1所要解决的问题是：“”，对比文件1的上述技术特征是起不到权利要求中记载的这些技术特征的作用的，因此，上述技术特征在解决问题时所起到的作用与对比文件1也不相同。

上述区别技术特征也没有被对比文件2公开，理由如下：

（1）对比文件2第xx页第xx段公开了如下内容：“”，由此可见，“ 在这一段对引用的对比文件2进行解释”。

权利要求中记载了：“”，由此可见，该技术特征与对比文件2中公开了的内容并不相同，该技术特征并没有被对比文件2公开。

（2）对比文件2第xx页第xx段公开了如下内容：“”，由此可见，“ 在这一段对引用的对比文件2进行解释”。

权利要求中记载了：“”，由此可见，该技术特征与对比文件2中公开了的内容并不相同，该技术特征并没有被对比文件2公开。

综上可知，该权利要求中记载的“”“”均没有被对比文件2公开。并且，该权利要求所要解决的问题是：“”，这些技术特征起到的作用是“”，对比文件2所要解决的问题是：“”，对比文件2的上述技术特征是起不到权利要求中记载的这些技术特征的作用的，因此，上述技术特征在解决问题时所起到的作用与对比文件2也不相同。

申请人认为上述区别技术特征也不是本领域技术人员的惯用技术手段。

因此，由于该权利要求与对比文件具有如上区别技术特征，并且，该区别技术特征也不是本领域技术人员的惯用技术手段，本领域技术人员从对比文件中无法得出采用该技术手段来解决本发明所要解决的技术问题的任何技术启示，即该权利要求相对于对比文件的结合是非显而易见的，具有突出的实质性特点；另外，通过该权利要求取得了“ 发明内容中*后一段所描述的技术效果”的技术效果，该技术效果上述对比文件也无法取得，即该权利要求相对于对比文件的结合具有显著的进步；因此，该权利要求相对于对比文件的结合具有突出的实质性特点和显著的进步，具有创造性。

同样，如果在第三步骤中，审查员认为权利要求与对比文件1的区别技术特征被对比文件2公开，这其中，审查员要证明两点：第一，对比文件2中确实存在该区别技术特征；第二、对比文件公开的特征也能够解决重新定义的技术问题并起到相应的作用。只有证明了这两点才能认为对比文件1和对比文件2结合破坏了权利要求的创造性。我们如果认为审查员在第三步中的判断有错，即区别技术特征并没有被对比文件2公开，或者虽然区别技术特征并对比文件2公开了但是起到了不同的作用，我们也可以使用上述的模板进行争辩。

审查员还可能在重新定义技术问题这一步骤中出错，事实上审查员都习惯于在这一步骤中定义一个非常上位的技术问题，从而为没有创造性的理由打下伏笔。这句话看起来不是很容易理解，为了说明这个问题，我举一个例子说明。

本发明解决的技术问题是打印机卡纸的问题。发明人发现在打印机打印的过程中经常会出现卡纸，经过研究发现该问题的原因是：打印机的进纸器是塑料制成的，打印机使用的时间久了之后塑料会出现软化，从而进纸器发生变形出现卡纸。为了解决这个问题，发明人将打印机的进纸器换成了铁的，这样进纸器就不会发生变形。权利要求如下：

一种打印机，其特征在于，包括：...进纸器，其中，所述进纸器为铁制成。

审查员在审查意见通知书中引入了对比文件1，对比文件1就是本发明背景技术中的进纸器是塑料的打印机。审查员在审查意见通知书中使用了三步法：

（1）对比文件1与权利要求1相比存在如下区别技术特征：对比文件1的进纸器是塑料的，权利要求中的进纸器是铁的。

（2）该区别技术特征所要解决的技术问题是：如何找到一种比塑料硬的材料来制作进纸器。

（3）本领域技术人员都知道铁比塑料硬，因此，找到铁作为进纸器的材料是本领域技术人员的惯用技术手段。

（4）因此，权利要求没有创造性。

从审查员的分析来看好像确实没有创造性，其实这个就是三步法存在的问题。在三步法中，第一步找区别技术特征是比较客观的，但是第二步重新定义技术问题的过程仍然是存在大量的主观因素的。从本案而言，审查员忽略了发明人找到卡纸产生原因的这个过程，而恰恰是这个过程是有创造性的，一旦发现了问题所在，解决该问题的手段确实是惯用的。

如果考虑发明人发现产生问题原因过程的创造性，重新定义的技术问题如下：

该区别技术特征所要解决的问题是：分析出产生卡纸的原因是塑料进纸器，并解决该问题。

这个问题在现有技术中是没有启示的，并不是本领域技术人员的惯用技术手段。由此可见，审查员在三步法中会在重新定义技术问题这个步骤犯错，这是我们争辩的重点。

三步法中第三步有两种情况，一种是区别技术特征被另一个技术方案公开，这种情况争辩方式在上文中已经进行了说明在此不再赘述。而且，这种情况也比较客观，对比文件有没有公开其实是很容易证明的。第三步中的另一种情况是惯用技术手段，即审查员找不到对比文件来证明区别技术特征是现有技术，但是又觉得这个特征应该是现有的，那怎么办呢？审查员只能厚着脸皮来说这是本领域技术人员的惯用技术手段了。

如果想证明一个技术手段是惯用的，只要找到现有技术中的证据就好。但是，如何证明一个技术手段不是惯用的呢？即使找到了一个现有技术用了不同的手段也不能证明权利要求中的区别技术特征不是惯用的啊。所以，惯用技术手段的争辩简直是代理人的梦魇，这个是无解的，我们也只能愤怒的说就不是惯用的！

在此，我十分抱歉的说，对于惯用技术手段的争辩我也没有好的办法，因为审查员都开始不讲理了，如何跟一个不讲理的说理呢？不过，我还是提供了一段套话供大家参考：

申请人认为上述区别技术特征不是本领域技术人员的惯用技术手段，理由如下：

（1）“从技术上阐述不是惯用技术手段的理由”。

（2）申请人认为，惯用技术手段应该是一种公知常识，对于公知常识而言需要证据的证明，不能主观认为一个手段是否是惯用的，而应该确实拿出证据来进行证明。从另一个角度说，审查员作为在案件授权或驳回裁决者，在并没有给出让人信服的说理或者证据的情况下，而仅仅依靠惯用技术手段来认为该权利要求没有创造性，这对于申请人而言是一种不公平的体现，在一定程度上与法律宗旨也不符合。

另外，在《专利审查指南 2010版》第235页第6段中记载了“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或者提供相应的证据”，审查员在此次审查意见通知书中，仅仅简单陈述了该附加技术特征是常用的技术手段，对于该观点审查员既没有进行举证也没有进行说理。即审查员并没有为自己的观点提供任何的证据，因此，基于审查指南中的相关规定，申请人恳请审查员对其观点进行举证。

这段套话用词有点点激烈，大家酌情考虑使用。

综上所述，三步法虽然是为了将主观问题客观化，但是，三步法中的第二步和第三步仍然存在很多主观因素，其实并没有很好的解决创造性评价主观因素的问题，而且还存在无法处理的情况。

来源：原创 韩一星韩一星讲专利